L’utilisation du préfixe « Mac » avec le nom d’un produit alimentaire interdite par la renommée de Mac Donald’s

06/09/2016

L’utilisation du préfixe « Mac » avec le nom d’un produit alimentaire interdite par la renommée de Mac Donald’s
Le tribunal de l’Union Européenne a rendu le 4 juillet 2016 une décision dans l’affaire opposant une société singapourienne, titulaire d’une marque de l’Union Européenne « Maccoffee » enregistrée pour des produits alimentaires et des boissons, et la société MacDonald’s International, demandant la nullité de cette marque en se fondant sur sa marque éponyme et douze autres marques usant du préfixe « Mac » ou « Mc » visant des services de restauration rapide.

Il y a déjà trois ans, l’EUIPO faisait droit à la demande de McDonald en estimant qu’il y avait effectivement un risque d’association aux yeux du public concerné. Cette décision est donc confirmée par le tribunal de l’Union Européenne qui considère que la renommée des marques de MacDonald’s International permet à la société de faire annuler une marque employant le préfixe « Mac » ou « Mc » pour un produit alimentaire ou même des boissons.

En effet, une marque de renommée étant une marque déposée connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par la marque, elle permet notamment à son titulaire d’étendre sa protection au-delà du principe de spécialité appliqué habituellement aux marques. Ainsi, la renommée de la marque « MacDonald » lui permet d’étendre sa protection au-delà des produits et services réellement exploités.

Cette décision se fonde également sur les similitudes sonores et conceptuelles entre « Mac » et « Mc » ainsi que sur le risque d’association auprès du public pertinent. En ce qui concerne la comparaison des produits, le tribunal a relevé que malgré une différence stricte entre les produits alimentaires et les boissons, il demeure des liens étroits entre ces types de produits.

Cette décision établit donc un monopole pour MacDonald International dans le domaine de l’alimentaire quant à l’usage du simple préfixe « Mac ».

La renommée de la marque « MacDonald » dans sa globalité n’était plus vraiment à démontrer, mais c’est en invoquant un ensemble de douze autres marques contenant le préfixe « Mac » que la société est parvenue à établir une renommée sur ce seul élément à l’échelle d’une famille de marques.

Pour rappel, la jurisprudence européenne et notamment un arrêt CJUE du 16 juin 2011, aff. C-317/10, Union Investment Privatfonds c/ UniCredito Italiano, considère que dans l’hypothèse où une opposition à une demande d’enregistrement se fonde sur l’existence d’une famille de marques, alors le risque de confusion  « résulte du fait que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l’origine des produits ou des services couverts par la marque dont l’enregistrement est demandé et estimer à tort que celle-ci fait partie de cette famille ou série ».

Un des points essentiels de la décision réside notamment dans la perception des marques par le public d’un point de vue conceptuel. En l’occurrence, c’était donc l’usage du préfixe Mac devant un nom de boisson qui posait problème d’un point de vue conceptuel, MacDonald utilisant le préfixe Mac devant la plupart des noms de ses différents produits (McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN, McFEAST, BIG MAC,…).

De façon similaire, Apple avait réussi aux Etats-Unis  à s’opposer à une marque « Video Pod » sur le fondement de sa marque iPod. Cependant, la société avait échoué lors d’une opposition en Australie à l’encontre d’une marque « Dopi » sur le fondement du « i » minuscule de ses différentes gammes de produits.

Avec une telle décision concernant MacDonald, il ne serait donc pas impossible de voir des multinationales telles qu’Apple s’emparer de ce précédent pour renforcer encore plus leurs droits.